Obacht Serienmarke: Wenn ähnliche Wortbestandteile zur Verwechslung führen...

Nicht überall, wo ein gut gemeinter Wille dahinter steckt, ist auch ein Weg: Viele Unternehmer machen sich monatelang Gedanken um einen tollen Namen für ihre Produkte und lassen diesen markenrechtlich schützen – umso schlimmer, wenn ihnen dann urplötzlich eine Klage wegen Markenrechtsverletzung ins Haus steht, denn das kann richtig teuer werden.

Welche Folgen die Verletzung eines bestehenden Markenrechts haben kann und warum gerade Serienmarken bei der Gratwanderung auf Markenrechts Schneide ein gefährliches Spiel treiben, das erfahren Sie heute exklusiv von unserem Gastautor und Rechtsanwalt André Stämmler.

Markenrecht im Fokus

Zum Schutz des Namens des eigenen Unternehmens, des Firmenlogos oder bestimmter Produkte oder Dienstleistungen ist es für Unternehmer oftmals sinnvoll, diese durch eine Markenanmeldung zu schützen.

Anderen Unternehmen ist es damit untersagt, diese „Marke“ zu benutzen. Dies gilt nicht nur für eine identische Kopie der Marke. Der Markenschutz erstreckt sich auch auf solche Zeichen, die geeignet sind eine Verwechslung mit der originalen Marke hervorzurufen.

Voraussetzung für markenrechtlichen Schutz – zum Beispiel eines Namens, Logos, Produkts oder einer Dienstleistung – ist das Vorhandensein einer gewissen Unterscheidungskraft. Die Marke muss damit geeignet sein, sich von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Je allgemeiner ein Begriff ist, desto geringer, je spezieller, desto größer ist die Unterscheidungskraft.

Markenschutz wird grundsätzlich durch drei Wege ermöglicht, durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), durch Erreichen der Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise und durch eine notorische Bekanntheit der Marke.

Markenrechtsverletzung? Die Abmahnwelle ist eröffnet!

Wie überall gilt jedoch auch im Bereich des Markenschutzes das Sprichwort „Des einen Freud, des anderen Leid“. Während Markeninhaber sich über den Schutz ihrer Marke freuen können, laufen Dritte immer Gefahr, einen Markenrechtsverstoß zu begehen. Dies geschieht oftmals ohne böse Absicht oder unbewusst und ist dann besonders ärgerlich. Dennoch kann der Markeninhaber im Falle eines Verstoßes vom „Markenverletzer“ Unterlassung des Verstoßes verlangen. Dies geschieht in der Regel durch eine Abmahnung, welche für den Verletzer oft mit immensen Kosten verbunden ist.

Ein Verstoß kommt immer dann in Betracht, wenn eine sogenannte Verwechslungsgefahr mit der geschützten Marke besteht. Die Verwechslungsgefahr liegt immer dann vor, wenn zum Beispiel das eigene Produkt, Logo oder der Name den Anschein erweckt, mit der geschützten Marke in Verbindung zu stehen. Zum Beispiel wenn durch den Produktnamen der Eindruck erweckt wird, dass das Produkt von einem bestimmten Hersteller stammt.

Die Abgrenzung, wann genau eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nicht immer eindeutig zu beurteilen. So kommt es im Markenrecht häufig zu gerichtlichen Urteilen, in denen eine Verwechslungsgefahr festgestellt wurde, ohne dass man dies bei objektiver Betrachtung vermutet hätte.

Achtung Serienmarken: Jetzt wird’s diffizil!

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist oftmals schon bei normalen Sachverhalten schwierig zu beurteilen. Eine Steigerung erfährt diese Problematik zusätzlich bei sogenannten Serienmarken.

Von einer Serienmarke spricht man, wenn unterschiedliche Marken eines Markeninhabers einen gemeinsamen Bestandteil aufweisen und hierdurch die Zuordnung zur Marke erzeugt wird. Abgesehen vom gemeinsamen Wortstamm unterscheiden sich Serienmarken in ihrer weiteren Ausprägung in der Regel deutlich voneinander. Die Bildung einer Serienmarke erfolgt regelmäßig durch das Verändern der übrigen Bestandteile. Dies kann z.B. durch Anfügen oder Weglassen von einzelnen Silben geschehen. Eingesetzt werden Serienmarken durch den Markeninhaber in der Regel für unterschiedliche Produkte, Waren oder Dienstleistungen des eigenen Sortiments.

Das praktische Pendant zur Theorie: Mc Donalds versus Mäc Spice

Wie weit die Problematik geht, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 15.04.2015; Az.: 24 W (pat) 39/13). Dieses musste sich im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens mit der möglichen Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „McDonald´s“ und „Mäc Spice“ beschäftigen.

2011 hatte ein Unternehmen die Eintragung der Wort-Bildmarke „Mäc-Spice“ für die Klassen „Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze“ beantragt. Hiergegen legte McDonald´s Widerspruch ein. Das DPMA wies den Widerspruch zurück, woraufhin McDonald´s eine Beschwerde zum Bundespatentgericht erhob. McDonald´s bekam Recht; Mäc Spice musste die Marke für diese Waren löschen.

Zum gemeinsamen Bestandteil der Serienmarke führte das Gericht folgendes aus:

„Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann demnach u. a. bei Serienmarken auftreten, wenn der Inhaber der Widerspruchsmarke bereits mit dem entsprechenden Stammbestandteil als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2013, 840, 842 – PROTI POWER). Diese mittelbare Verwechslungsgefahr ergibt sich vorliegend aus der klanglichen Übereinstimmung des Stammbestandteils „Mc“ der Widerspruchsmarke „McDonald´s“ mit dem Bestandteil der angegriffenen Marke „Mäc“, so dass die Gefahr besteht, dass die angegriffene Marke bei ihrer Benennung im Verkehr gedanklich als ein weiteres Zeichen der bestehenden älteren Zeichenserie der Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht wird.“

Im Klartext: Die Bestandteile „Mc“ und „Mäc“ klingen so ähnlich, dass ein Dritter Produkte der Marke „Mäc“ der Marke „McDonald´s“ zuordnen würde.

Für das Gericht nur peripher war der Umstand, dass der Namenszusatz „Mc“ gegebenenfalls als ein Hinweis auf besondere Sparsamkeit verstanden werden kann.

„Der Eignung als Serienbestandteil steht dabei nicht entgegen, dass der u.a. aus der schottischen Sprache stammende Namenszusatz „Mc“ bzw. „Mac“ vom angesprochenen Verkehr als Hinweis auf eine besondere Sparsamkeit von aus Schottland stammenden Personen verstanden wird bzw. gelegentlich als Hinweis auf die besondere Wirtschaftlichkeit eines Angebotes verstanden werden kann.“

Unerheblich war auch, ob zwischen den beiden Marken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, da jedenfalls ein gedankliches „Inverbindungbringen“ vorliegt:

„Zwar ist die gewöhnlich stärker beachtete Anfangssilbe Mc (gesprochen „mäc“) der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil „Mäc“ der angegriffenen Marke klanglich identisch, die weiteren Wortbestandteile „Donald´s“ bzw. „Spice“ weisen hingegen erhebliche Unterschiede auf. Ob sich hieraus eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergibt, kann allerdings dahingestellt bleiben, da zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls die Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches Inverbindungbringen besteht … “

Ein kurzes Fazit

Die Entscheidung zeigt deutlich, dass Markeninhaber bei der Auswahl der Marke äußerste Vorsicht walten lassen sollten. Die Löschung einer Marke kann nicht nur hinsichtlich der Verfahrenskosten teuer werden. Auch die Umstellung eines vielleicht schon etablierten Produkts kann unangenehme Auswirkungen auf das Kundenverhalten nach sich ziehen.

Über unseren Gastautor:

André Stämmler ist Rechtsanwalt, Digital Native und zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Er ist Gründer der Kanzlei STÄMMLER und berät schwerpunktmäßig in den Bereichen IT, Medien und Geistiges Eigentum. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Wirtschaftsrecht an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena für die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen und E-Commerce.